의뢰인은 잉크 및 토너 관련 제품에 사용되는 등록상표를 보유하고 있던 상표권자였습니다.

해당 상표는 잉크, 토너카트리지 등 인쇄 관련 제품에 지속적으로 사용되어 온 브랜드였으나 경쟁업체로부터 예상하지 못한 상표권 분쟁이 제기되었는데요.

상대방은 의뢰인의 등록 상표가 일정 기간 국내에서 사용되지 않았다는 이유로 등록 취소를 주장했습니다. 즉, 상표 불사용에 따른 등록 취소였죠.

상표법에서는 일정한 요건 아래 상표권자가 상표를 정당한 이유 없이 국내에서 사용하지 않은 경우 등록취소의 대상이 될 수 있기 때문에, 상대방의 주장이 받아들여진다면 의뢰인이 보유하고 있던 상표권 자체가 소멸할 수 있는 상황이었습니다.

상대방은 의뢰인 측이 제출한 거래 자료를 문제 삼으며 실제로 해당 상표가 지정 상품에 사용된 것이 아니라고 주장하였고, 제품 거래와 관련된 서류에 기재된 모델명이나 잉크 종류 등에 일부 차이가 있다는 점을 지적하면서 거래 자료의 신빙성을 공격하였는데요.

실제 제품에 등록상표가 아닌 다른 문구가 함께 표시되어 있다는 점도 함께 문제 삼았습니다.

이에 의뢰인께선 상표권을 유지하기 위해 특허심판부터 특허법원 소송까지 대응하기 위해서 특허법인 해든을 찾아와 주셨습니다.

1. 실제 거래자료를 통해 3년 이내 상표 사용 사실 입증

해든은 먼저 상대방의 불사용 주장을 반박하기 위해 통상사용권자인 의뢰인 회사의 실제 거래내역을 면밀하게 확인하였습니다.

그 결과 상대방이 취소심판을 청구하기 전 3년 이내에 실제 거래처에 상표가 표시된 잉크 및 토너 제품이 판매된 사실을 확인할 수 있었는데요.

이후 해당 기간 동안 이루어진 거래와 관련하여 세금계산서와 거래명세서 등 객관적인 거래자료를 확보했고, 실제 제품을 구매했던 거래처 관계자의 증언까지 확보했습니다.

이를 통해 해당 상표가 서류상으로만 존재했던 것이 아니라 실제 잉크와 토너 제품에 표시되어 유통되었다는 점을 구체적으로 소명하였죠.

2. ‘서비스업에 사용한 것’이라는 상대방 주장을 반박

상대 측은 의뢰인의 상표 사용이 지정상품 자체에 대한 사용이 아니라 프린터나 관련 서비스를 제공하면서 사용한 것에 불과하다고 주장하였는데요.

이에 지재권전문변호사는 실제 거래 대상이 무엇이었는지를 거래자료와 증언을 통해 구체적으로 확인하였습니다.

실제 판매된 제품은 대용량 염료잉크와 안료잉크, 프린터용 토너카트리지 등으로 해당 제품들에 표장이 표시되어 거래되었다는 점,

따라서 해당 상표가 단순히 업체의 영업이나 서비스 자체를 표시하기 위해 사용된 것이 아니라, 잉크와 토너 등 지정상품에 직접 표시되어 상품의 출처를 나타내는 방식으로 사용되었다는 점을 강조하였죠.

3. 거래서류의 세부적인 차이를 실제 거래관계로 설명

상대방은 의뢰인 측이 제출한 자료에 기재된 제품 모델명이나 잉크 종류가 서로 다르다는 점을 들어 거래자료 자체의 신빙성을 문제 삼았습니다.

매출내역에는 특정 프린터 모델이 기재되어 있는 반면 거래사실확인서에는 다른 모델명이나 잉크 종류가 기재되어 있다는 점을 지적하면서 실제 거래가 없었던 것처럼 주장하였는데요.

특허법인 해든은 이러한 서류상의 차이를 그대로 방치하지 않고 실제 업계에서 해당 제품들이 어떻게 거래되고 호환되는지를 확인하였고,

이후 관련 내용을 증인신문 등을 통해 구체적으로 설명하여, 서류에 일부 표현이나 모델명이 다르게 기재되어 있다는 사정만으로 실제 거래 자체를 부정할 수 없다는 점을 밝혔습니다.

4. 다른 문구가 함께 사용된 경우에도 상표의 동일성이 유지된다는 점 주장

이번 사건에서 또 하나의 중요한 쟁점은 실제 제품에 표시된 표장이 등록상표와 완전히 동일하지 않았다는 점이었는데요.

해든은 상표법상 등록상표의 사용 여부를 판단할 때 실제 사용된 표장이 등록상표와 글자 하나까지 완전히 동일해야 하는 것은 아니라는 점에 주목했습니다.

등록상표에 다른 문자나 상호 등이 결합되어 사용되더라도 거래사회에서 등록상표가 독립적인 식별력을 유지하면서 사용되었다면 등록상표의 동일성을 인정할 수 있다는 법리를 적극적으로 주장하였죠.

실제 제품에서 등록 상표 부분은 별도로 인식될 수 있었고, 문구가 추가되었다고 해서 상표의 독립적인 식별력이 사라지는 것은 아니라는 점을 구체적으로 설명하였는데요.

이를 통해 문구가 들어 사용 형태 역시 등록상표의 동일성을 유지한 적법한 사용이라는 점을 재판부에 설득했습니다.

- 상표등록 취소 청구 기각

- 의뢰인의 상표권 유지

- 소송비용 고(상대방) 부담

특허법원은 의뢰인 측이 제출한 거래자료와 증언 등을 종합하여, 취소심판 청구 전 3년 이내에 통상사용권자를 통해 등록상표가 지정상품에 실제 사용되었다고 판단했습니다.

또한 실제 거래된 제품이 잉크와 토너 등 지정상품에 해당하고, 해당 제품에 표장이 표시되어 판매된 사실도 인정하였는데요.

그 결과 특허심판원의 기각 심결은 정당하다고 보았고, 상대방의 상표등록 취소 청구를 받아들이지 않았습니다.