의뢰인께선 귀금속 볼(싱글볼) 가공장치 및 가공방법에 관한 특허권을 보유한 발명가로,

해당 특허는 척부가 두 개의 축 방향으로 회전하면서 귀금속 볼 전체를 자동으로 정밀 가공할 수 있도록 하는 기술로, 귀금속 가공 분야에서 핵심적인 기술적 가치를 갖는 발명이었는데요.

하지만 경쟁업체 측은 해외에서 귀금속 가공장비를 수입하여 국내에 판매하고 있었고, 또 다른 업체는 이를 이용해 귀금속 제품을 생산·판매하고 있었습니다.

의뢰인께선 해당 장비가 자신의 특허기술을 실질적으로 이용하고 있다고 판단하여 특허권 침해금지가처분을 신청하엿죠.

하지만 상대방은 장비의 일부 구조가 특허와 다르며, 자동 공급장치인 '픽업기 홀더'를 제거하고 수동 방식으로 작업하고 있으므로 특허를 침해하지 않는다고 주장하였는데요.

또한 의뢰인의 특허 자체도 기존 기술과 크게 다르지 않아 무효가 될 가능성이 있다고 맞섰습니다.

이로 인해 1심에서는 의뢰인의 신청이 충분히 받아 들여지지 않았고, 의뢰인께선 항고를 통해 특허 기술의 본질과 침해 여부를 다시 판단 받기 위해 법무법인 해든을 찾아와 주셨습니다.

1. 특허의 핵심 기술과 상대방 제품의 작동 원리를 비교·분석하여 균등침해를 입증

상대방은 장비의 구조가 일부 다르므로 특허를 침해하지 않는다고 주장했습니다.

이에 해든은 특허 명세서와 도면, 제품의 구조와 작동 방식을 하나씩 비교하여 두 기술 모두 척부가 양 축 방향으로 회전하면서 귀금속 볼 전체를 자동으로 가공한다는 핵심 원리가 동일하다는 점을 구체적으로 설명하였고,

또한 구조적인 차이는 통상의 기술자라면 쉽게 변경할 수 있는 정도에 불과하며, 기술적 과제와 작용 효과 역시 실질적으로 동일하다는 점을 강조하여 문언 침해는 아니더라도 균등 침해가 성립한다는 논리를 적극 전개했습니다.

2. 특허 무효 주장에 대한 반박 논리를 체계적으로 구성

상대방은 의뢰인의 특허가 기존 공지기술과 유사해 무효가 될 가능성이 있다고 주장하며 가처분 자체가 허용되어서는 안 된다고 맞섰으나,

해든은 특허발명의 신규성과 진보성을 중심으로 기존 기술과의 차이점을 분석했고, 특허의 핵심 구성요소가 기존 기술에서는 구현되지 않았다는 점을 구체적인 기술자료와 함께 설명하였는데요.

이를 통해 특허권의 유효성을 전제로 가처분을 인용할 필요성이 충분하다는 점을 재판부에 설득력 있게 소명했습니다.

3. 침해를 실질적으로 차단할 수 있는 가처분 범위를 제시

가처분은 침해를 예방하는 것이 목적이므로 실제로 어떠한 범위까지 금지할 것인지가 중요한 쟁점이었습니다.

상대방은 자동 공급장치인 '픽업기 홀더'를 제거하고 사용하고 있다고 주장했지만, 언제든 다시 장착하여 특허를 침해할 가능성이 존재했는데요.

이에 지식재산권전문변호사는 핵심 부품인 '픽업기 홀더'를 제거하지 않은 상태에서는 제품을 생산·사용·판매·수입할 수 없도록 해야 하며, 해당 부품 역시 집행관이 보관하도록 해야 침해를 실질적으로 방지할 수 있다는 점을 적극 주장했습니다.

- 제1심결정 중 아래에서 금지, 점유해제와 집행관 보관 및 공시를 명하는 부분에 해당하는 채권자 패소 부분을 취소한다.

서울고등법원은 상대방 장비가 특허의 문언을 그대로 실시한 것은 아니지만, 특허발명의 핵심 기술사상과 과제 해결 원리, 작용효과가 실질적으로 동일하다고 판단하여 균등침해를 인정했습니다.

또한 상대방이 자동 공급장치를 제거하지 않은 상태에서는 특허 침해가 계속될 우려가 있다고 보아, '픽업기 홀더'를 제거하지 않고는 해당 장비를 생산·사용·판매·수입할 수 없도록 하는 가처분을 인용​하였고,

아울러 보관 중인 핵심 부품에 대해서는 점유를 해제하고 집행관이 보관하도록 명령함으로써 향후 특허 침해를 예방할 수 있는 실효성 있는 조치도 함께 인정했습니다.

그 결과, 의뢰인께선 1심에서 충분히 인정받지 못했던 부분을 항고심에서 뒤집으며 특허권을 실질적으로 보호받을 수 있는 중요한 결정을 이끌어냈습니다.