의뢰인은 오프라인 쇼핑몰에서 가방과 지갑 등을 판매하는 도·소매업자로, 여러 매장을 운영하고 있었는데요.

의뢰인이 수입한 가방 및 지갑 제품 중 일부가 인천세관에서 지식재산권 침해가 의심되는 물품으로 확인되면서 통관이 보류되었고, 이후 해당 제품에 사용된 문양을 둘러싸고 글로벌 명품 브랜드인 L사 측과 상표권 분쟁이 발생하게 되었습니다.

L사는 의뢰인이 사용한 문양이 자사의 등록상표와 유사하여 소비자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 수 있다고 주장하며 서울중앙지방법원에 상표권 침해금지 등을 청구하였고,

당초 L사 측의 청구는 세관에 보관되어 있던 수입 물품에 대한 상표 표시 및 유통 등의 금지와 해당 물품의 폐기를 중심으로 이루어진 상황이었습니다.

그러나 소송이 진행되는 과정에서 L사 측은 의뢰인이 부산 오프라인 매장 등에서 이미 유사한 문양이 사용된 가방과 지갑을 판매해 온 사실을 추가로 문제 삼았고,

이에 L사 측은 기존 청구에 더하여 의뢰인이 상표권을 침해하여 재산적 손해를 발생시켰다고 주장하면서 2,500만 원의 재산상 손해​를 청구하고, 여기에 명품 브랜드의 명성 및 식별력 훼손에 따른 2,500만 원의 무형적 손해​를 더해 총 5,000만 원의 손해배상​을 청구하였는데요.

의뢰인께선 예상보다 많은 손해배상 청구 금액과, 명품 브랜드를 상대로 한 상표권 소송에 대응하고자 법무법인 해든의 김성돈 변호사를 선임하여 대응을 나서게 되었습니다.

1. 상표의 유사성뿐만 아니라 실제 침해행위의 범위와 손해액을 구분하여 대응

이 사건에서 L사 측은 의뢰인이 사용한 문양이 자사의 등록상표와 유사하다는 점을 강하게 주장하였습니다.

재판부 역시 양측의 표장을 비교하여, 특유의 도형이 반복적으로 배치되어 있다는 점과 색상, 배열 방식, 도형의 모티브 및 반복성 등을 종합할 때 전체적으로 관찰하면 소비자에게 출처의 혼동을 일으킬 가능성이 있다고 판단하였는데요.

때문에 상표의 외관 자체에 관한 주장만으로 상대방의 상표권 침해 주장을 전면적으로 배척하기에는 어려운 부분이 있었기에,

상표권침해변호사는 상표가 유사하다는 판단과 손해배상액이 당연히 상대방이 청구한 금액 전부로 인정되는 것은 별개의 문제라는 점에 주목하였습니다.

구체적으로 어떠한 상품이 어느 정도 유통되었는지, 실제 판매 규모가 어느 정도였는지, 그 행위로 인해 상표권자에게 발생한 손해를 어떻게 산정할 것인지 등

의뢰인의 행위와 상대방이 주장하는 손해 사이의 관계를 세밀하게 검토하면서, 상대방이 청구한 5,000만 원 전액을 그대로 지급해야 하는 상황을 피하고 실제 분쟁을 합리적인 금액으로 종결하는 방향​으로 대응하였죠.

2. 세관 보류 물품과 기존 판매 제품을 구분하여 사건의 범위를 정리

소송의 출발점은 의뢰인이 수입한 가방 및 지갑 제품이 인천세관에서 지식재산권 침해 의심 물품으로 분류되어 통관이 보류된 것이었습니다.

L사 측은 이를 근거로 처음에는 세관에 보관되어 있는 물품에 대한 상표권 침해금지와 폐기 등을 청구하였는데요.

소송이 진행되면서 의뢰인의 기존 판매 행위까지 추가로 문제를 삼으면서 청구 범위가 확대된 것입니다.

김성돈변호사는 이러한 사건의 진행 경위를 구분하여 살펴보면서, 세관에 보관 중인 물품과 과거 실제 판매되었다고 주장되는 제품을 동일한 범위에서 평가해서는 안 된다는 점을 중심으로 대응하였습니다.

또한 상대방이 추가로 주장한 판매행위와 관련하여 실제로 어떠한 제품이 어느 범위에서 유통되었는지 등을 검토하고, 이를 근거로 손해배상 청구가 무제한적으로 확대되는 것을 막는 데 주력하였죠.

그 결과 최종적으로 재판부는 의뢰인에게 문제된 수입 물품을 폐기하도록 하면서도, L사 측이 소송 과정에서 추가한 5,000만 원의 손해배상 청구를 전액 인정하지 않고 1,000만 원을 지급하는 내용으로 분쟁을 정리​하였습니다.

3. 장기간의 소송과 추가 손해배상 청구를 고려하여 화해권고결정을 통한 현실적인 종결을 이끌어냄

글로벌 브랜드인 L사를 상대로 송이 장기간 이어질 경우 제품의 보관 및 폐기 문제뿐만 아니라 추가적인 비용과 법적 분쟁의 부담까지 발생할 수 있었기 때문에,

상표침해변호사는 사건의 법적 쟁점과 의뢰인이 부담하게 될 현실적인 위험을 종합적으로 검토하여, 상대방이 주장하는 손해배상액을 그대로 받아들이는 것이 아니라 합리적인 수준의 금전 지급으로 사건을 종결하는 방향으로 대응하였습니다.

그 결과 화해권고결정으로 마무리할 수 있었고, 의뢰인이 문제된 표장을 가방이나 지갑 등에 표시하거나 이를 양도·인도·전시·수출입하는 행위를 하지 않고, 세관에 보관 중인 해당 물품을 폐기하는 대신 L사 측에 1천만 원을 지급하는 것과, L사 측은 이를 제외한 나머지 청구를 포기하도록 정리될 수 있었습니다.

- 피고는 원고에게 10,000,000원을 지급한다.

- 원고는 나머지 청구를 포기한다.

- 소송비용은 각자 부담한다.

서울중앙지방법원 의뢰인이 사용한 표장과 L사의 등록상표를 비교한 결과, 개수 등 세부적인 차이가 존재하더라도 색상의 반전, 배치 구조, 배열 간격, 반복성과 각 도형의 모티브 등을 종합하면 전체적으로 관찰할 때 소비자에게 상품의 출처에 관한 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 보았습니다.

이에 따라 의뢰인은 향후 해당 표장을 가방이나 지갑 등에 표시하거나 이를 양도·인도·전시·수출입하는 행위를 하지 않기로 하였고, 인천세관에 보관 중이던 관련 제품 역시 폐기하도록 결정되었는데요.

그러나 L사 브랜드 측이 소송 과정에서 추가한 5천만 원의 손해배상은 인정되지 않았고, 1천만 원으로 80%나 감액 되어 지급하는 것으로 정리되었습니다.

소송비용 역시 각자 부담하는 것으로 사건이 종결되었죠.