의뢰인은 패션 관련 상품에 사용할 등록상표를 보유한 상표권자였습니다.

이후 상당한 규모의 온라인 쇼핑몰을 운영하는 상대방이 여성 신발을 판매하면서 의뢰인의 등록상표와 동일·유사한 표장을 제품명과 온라인 광고 등에 사용하는 사실을 확인하면서 분쟁이 시작되었는데요.

상대방은 쇼핑몰과 SNS 등 여러 온라인 채널을 통해 여성용 신발을 판매하면서 의뢰인의 등록상표와 동일·유사한 표장을 제품을 지칭하는 명칭으로 사용했습니다.

이에 의뢰인은 이러한 표장 사용이 자신의 등록상표권을 침해한다고 판단하여 상표권 침해금지와 침해를 조성한 물건 등에 대한 폐기, 손해배상 등을 청구했죠.

문제는 상대방이 해당 표장을 단순히 상품의 출처를 나타내는 상표로 사용한 것이 아니라고 주장했다는 점이었습니다.

상대방은 판매하는 신발 자체에는 별도의 자체 브랜드가 표시되어 있으므로 문제가 된 표장은 상품의 출처를 나타내는 것이 아니라 신발의 디자인이나 특징을 설명하기 위한 명칭에 불과하다는 취지로 주장하였는데요.

또한 해당 표장이 특정한 상품의 형상이나 성질을 나타내는 표현이므로 상표법상 상표권의 효력이 제한되는 표장에 해당한다는 주장도 제기했습니다.

여기에 의뢰인이 과거 사업을 중단했던 사정 등을 근거로 등록상표의 실제 사용 여부를 문제 삼으면서, 상표권 행사가 권리남용에 해당한다는 취지의 항변까지 이어졌죠.

1심에서 의뢰인의 상표권에 대한 침해가 인정되었지만 상대방이 이에 불복하면서 항소심이 진행되었는데요.

항소심에서는 단순히 동일·유사한 표장이 사용되었다는 사실을 주장하는 것만으로는 부족했기에, 상대방이 해당 표장을 실제 거래 과정에서 어떤 방식으로 사용했는지, 일반 수요자가 이를 상품의 형상이나 성질을 설명하는 표현으로 인식하는지, 의뢰인의 상표권 행사가 권리남용에 해당할 만한 사정이 있는지 등을 각각 구분하여 설명할 필요가 있었습니다.

특히 상대방의 표장 사용은 상당한 기간 동안 온라인 판매와 광고 과정에서 이루어졌고, 관련 제품의 판매 규모 역시 상당한 수준이었던 만큼 의뢰인의 등록상표에 대한 침해금지청구의 정당성을 항소심에서도 유지하는 것이 중요한 상황이었습니다.

1. 온라인 판매 과정에서의 표장 사용 형태를 분석해 상표적 사용에 관한 항변에 대응

해당 사건에서 가장 먼저 확인해야 했던 것은 상대방이 의뢰인의 등록상표와 동일·유사한 표장을 실제로 어떤 목적으로 사용했는지였습니다.

상대방은 자신들의 상품에 별도의 자체 브랜드가 표시되어 있다는 점을 근거로 문제가 된 표장은 상품의 출처를 나타내는 상표가 아니라 신발의 디자인이나 특징을 설명하기 위한 명칭이라고 주장했는데요.

법무법인 해든 지식재산권전문변호사는 이에 대해 단순히 상품에 어떤 별도의 브랜드가 표시되어 있는지만을 기준으로 판단할 것이 아니라, 문제가 된 표장이 실제 온라인 거래에서 어떠한 방식으로 사용되었는지를 종합적으로 살펴봐야 한다는 점에 주목했습니다.

상대방이 운영하는 온라인 판매 페이지와 광고 문구, SNS 등에서 해당 표장이 사용된 형태를 구체적으로 확인했고, 해당 표장이 개별 상품을 특정하는 명칭으로 반복적으로 사용되었는지, 다른 표현과 어떤 방식으로 결합되어 있었는지, 소비자가 상품을 구별하는 과정에서 어떠한 기능을 할 수 있는지 등을 중심으로 자료를 정리했죠.

또한 상대방이 과거 소비자들의 제품 출처와 관련한 문의 등에 대응하는 과정에서 해당 표장을 특정 제품군을 지칭하는 표현으로 사용한 정황도 함께 검토했습니다.

이를 통해 상대방의 사용행위를 개별적인 문구 하나만으로 판단하기보다는 제품 판매와 광고가 이루어진 전체적인 거래 형태를 기준으로 해당 표장이 어떤 기능을 수행했는지를 구체적으로 설명하였는데요.

그 결과 상대방의 '단순한 디자인 명칭'이라는 주장에 대해 해당 표장이 실제 거래 과정에서 어떠한 의미로 사용되었는지를 중심으로 반박할 수 있었습니다.

2. 상품의 형상을 나타내는 기술적 표장이라는 주장에 대해 일반 수요자의 인식을 기준으로 반박

상대방은 문제가 된 표장이 특정한 디자인이나 형상을 의미하는 표현이므로 상품의 형상을 보통으로 표시하는 기술적 표장에 해당한다는 취지로 주장했는데요.

그러나 상표법상 기술적 표장에 해당하는지 여부는 단순히 해당 표현에서 특정 단어를 연상할 수 있다는 사정만으로 결정되는 것이 아닙니다.

실제 거래사회에서 일반 수요자가 해당 표장을 접했을 때 상품의 형상이나 성질을 직접적으로 표시하는 표현으로 받아들이는지가 중요한 판단 요소가 되죠.

해든은 상대방이 주장하는 표현의 의미가 일반 소비자에게 실제로 동일하게 인식되는지를 중심으로 관련 자료를 검토하였고,

문제가 된 표장이 일반적인 상품의 형상이나 성질을 직접적으로 나타내는 보통의 표현으로 사용되어 왔는지, 아니면 별도의 출처표시 기능을 할 수 있는 표현인지 등을 구분했습니다.

이를 위해 사전 및 온라인 검색 결과 등 객관적인 자료를 확인하고, 해당 표현이 일반 수요자에게 특정 상품의 형상을 바로 연상시키는 보통의 표현이라고 볼 수 있는지에 대해 구체적으로 다퉜는데요.

대방이 주장하는 단어의 어원이나 의미만을 기준으로 판단하는 것이 아니라 실제 거래사회에서 일반 수요자가 해당 표장을 접했을 때 어떤 의미로 인식하는지를 기준으로 기술적 표장 여부를 판단해야 한다는 점을 강조한 것입니다.

3. 과거 사업 중단 및 불사용 관련 주장을 검토해 권리남용 항변에 대응

상대방은 의뢰인이 과거 사업을 중단했던 사정 등을 근거로 등록상표의 실제 사용 여부를 문제 삼으면서, 이러한 상황에서 상표권을 행사하는 것은 권리남용에 해당한다는 취지의 주장도 제기하였는데요.

이에 특허침해변호사는 의뢰인의 상표 사용 및 사업 준비 경위, 향후 사업을 위해 진행해 온 준비 상황 등을 구체적으로 확인하고 관련 자료를 정리했습니다.

또한 상표의 불사용과 관련하여 취소사유가 문제될 가능성이 있다는 것과, 현재 이루어지고 있는 침해금지청구가 권리남용에 해당하는지는 별개의 문제라는 점을 구분하여 주장하였죠.

등록상표에 불사용 취소사유가 문제될 가능성이 있다는 사정만으로 등록상표권자의 침해금지청구가 당연히 권리남용이 되는 것은 아니며, 권리행사가 상표제도의 목적이나 공정한 경쟁질서를 벗어나는 등 별도의 사정이 있어야 한다는 관련 판례 법리를 제시하였는데요.

따라서 과거의 사업 중단이라는 사정만으로 현재의 상표권 행사를 부정할 수 없다는 점을 설명하여, 의뢰인이 해당 상표에 대해 정당한 권리행사를 하고 있다는 점을 관련 자료와 함께 소명했습니다.

그 결과 특허법원은 상대방이 주장한 불사용 취소사유가 존재할 가능성만으로는 의뢰인의 침해금지 및 폐기청구가 공정한 경쟁질서나 상거래 질서를 해치거나 신의성실의 원칙에 위배되어 법적으로 보호할 가치가 없는 경우라고 보기 어렵다고 판단했습니다.

이를 통해 의뢰인의 등록상표권에 기초한 침해금지청구의 정당성을 항소심에서도 유지할 수 있었죠.

- 제1심판결 중 피고들에 대하여 공장, 사무실, 매장, 영업소, 창고에 보관 또는 전시 중인 별지 제1항 기재 표장을 표시한 신발류 제품의 완제품, 반제품(완성품 구조를 구비하고 있는 것으로서 아직 완성에 이르지 않은 물건)의 폐기와 금전 지급을 명한 피고들 패소 부분을 취소하고, 그 취소 부분에 해당하는 원고의 피고들에 대한 청구를 각 기각한다.

- 피고들의 나머지 항소를 각 기각한다.

- 소송 총비용 중 50%는 원고가, 나머지는 피고들이 각 부담한다.

특허법원은 상대방이 주장한 해당 표장이 상품의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 기술적 표장이라는 항변을 받아들이지 않았으며, 의뢰인의 침해금지청구가 권리남용에 해당한다는 주장 역시 받아들이지 않았습니다.

이에 따라 상대방의 해당 표장 사용을 금지하는 내용의 판단이 유지되면서, 의뢰인은 자신의 등록상표에 대한 핵심적인 권리보호를 항소심에서도 인정받을 수 있었는데요.

상대방의 기술적 표장 및 권리남용 항변을 배척하고 등록상표에 대한 침해금지청구의 핵심적인 보호범위를 항소심에서도 유지할 수 있었던 것입니다.